Proprietà intellettuale: la CGUE riscrive le regole sulla tutela cautelare in Italia

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 23 aprile 2026 (causa C-132/25, M.M. Ristorazione c. Villa Ramazzini), ha reso una pronuncia destinata a incidere significativamente sulla prassi cautelare italiana in materia di proprietà intellettuale, ponendo fine alla ultrattività dei provvedimenti anticipatori in assenza di un giudizio di merito.

Il caso e il quadro normativo di riferimento

La vicenda prende le mosse da una controversia tra due imprese italiane attive nel settore della ristorazione. La società titolare di un marchio aveva ottenuto, nel 2018, un'ordinanza cautelare inibitoria, ma non aveva mai promosso il successivo giudizio di merito. La controparte ne aveva quindi chiesto la declaratoria di inefficacia, ma sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Roma avevano respinto la richiesta. La decisione dei Giudici si fondava sull'articolo 132, comma 4, del Codice della Proprietà Industriale ("CPI"), che escludeva l'obbligo di iniziare la causa di merito per i cosiddetti provvedimenti anticipatori.

Il CPI, infatti, distingue due regimi per le misure cautelari in ambito IP, in modo speculare a quanto previsto dal codice di procedura civile (artt. 669-octies e 669-novies c.p.c.):

• per le misure cautelari conservative, i commi 2 e 3 dell'art. 132 CPI prevedono che il mancato inizio del giudizio di merito entro il termine perentorio fissato dal giudice o previsto dalla legge, comporti la perdita automatica di efficacia del provvedimento;
• per i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. e per gli altri provvedimenti idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, il comma 4 dell'art. 132 CPI esclude tale conseguenza, stabilendo che ciascuna parte abbia la facoltà, ma non l'obbligo, di avviare il giudizio di merito, valendo per questi il principio di stabilità e ultrattività.

Tale doppio regime è stato introdotto dal d.lgs. 16 marzo 2006, n. 140 (poi modificato dal d.lgs. 131/2010), che ha recepito nell'ordinamento italiano la Direttiva 2004/48/CE ("Direttiva Enforcement"), inserendo nel CPI le disposizioni in materia di misure cautelari. 

Tuttavia, tale assetto è apparso sin da subito in tensione con l'art. 9, par. 5, Direttiva Enforcement, che stabilisce che le misure provvisorie debbano essere revocate o cessare di essere efficaci, su richiesta del convenuto, qualora l'attore non promuova il giudizio di merito entro il termine stabilito dal giudice o, in mancanza, entro 20 giorni lavorativi (o 31 giorni di calendario, se rappresentano un periodo più lungo). La dottrina, infatti, negli anni, ha sollevato dubbi di compatibilità tra le due discipline, in considerazione del fatto che la disposizione europea si riferisce in modo unitario alle "misure provvisorie" senza operare alcuna distinzione tra provvedimenti conservativi e anticipatori, distinzione considerata, invece, dalla disposizione nazionale. 

La questione è così arrivata alla Corte di Cassazione che, con ordinanza interlocutoria n. 3332 del 10 febbraio 2025, ha sospeso il procedimento e rimesso alla CGUE una questione pregiudiziale: l'art. 9, par. 5, della Direttiva Enforcement osta alla disciplina di cui all'art. 132, comma 4, CPI?

La risposta della Corte: sì, vi osta

La Corte ha stabilito che l'art. 9, par. 5, della Direttiva Enforcement osta all'applicazione della norma nazionale italiana. La CGUE ha chiarito che la disposizione europea copre un ampio spettro di misure e non ammette eccezioni di categoria: pertanto, anche i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. e gli altri provvedimenti anticipatori sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 9, par. 5, della Direttiva Enforcement.

Di conseguenza, l'attore che abbia ottenuto un provvedimento cautelare in materia di proprietà intellettuale deve promuovere il giudizio di merito entro il termine fissato dal giudice o, in mancanza, entro 20 giorni lavorativi ovvero 31 giorni di calendario (se più lungo). Tuttavia, la Corte ha precisato che l'inefficacia non opera automaticamente. Affinché il provvedimento cessi di produrre effetti, devono ricorrere due condizioni: il decorso del termine senza che l'attore abbia promosso il giudizio di merito, e l'iniziativa del convenuto, che deve chiedere al giudice di dichiarare la cessazione degli effetti. 

Le argomentazioni della CGUE

Le principali argomentazioni della CGUE si fondano sulla necessità di garantire un equilibrio tra le parti e di prevedere salvaguardie contro gli abusi: il mantenimento in vigore di misure cautelari senza un successivo controllo nel merito potrebbe infatti pregiudicare gli interessi del convenuto in modo sproporzionato. La Corte ha inoltre sottolineato che nemmeno nell'ordinamento interno tali provvedimenti possono considerarsi "giuridicamente definitivi", e ciò perché entrambe le parti conservano espressamente la facoltà di iniziare il giudizio di merito.

Commento Osborne Clarke 

Osservazioni

La pronuncia fa sorgere diverse riflessioni.

In primo luogo, emerge una differenza interna alla disciplina in materia di proprietà intellettuale: per i provvedimenti cautelari conservativi (art. 132, commi 2 e 3, CPI) l'inefficacia della misura cautelare opera automaticamente al decorso del termine senza instaurazione del merito; per i provvedimenti anticipatori, invece, l'inefficacia non è automatica, ma richiede la domanda del convenuto.

In secondo luogo, vi è un'asimmetria significativa tra le parti: l'attore è vincolato a un termine breve e perentorio per iniziare il merito (20 giorni lavorativi o 31 di calendario), mentre il convenuto non sembra essere soggetto ad alcun termine di decadenza per chiedere la cessazione degli effetti, lasciando l'attore in una potenziale prolungata incertezza. 

In terzo luogo, la disciplina IP si differenzia ora in modo netto da quella generale prevista dal codice di procedura civile per le misure cautelari non-IP: l'art. 669-octies c.p.c., commi 6 e 8, e l'art. 669-novies c.p.c. continuano a garantire ai provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. e gli altri provvedimenti anticipatori un'efficacia tendenzialmente indefinita, senza alcun obbligo di instaurazione del giudizio di merito. La stessa misura inibitoria, dunque, soggiace a regimi diversi a seconda che il diritto tutelato riguardi o meno la proprietà intellettuale.

Resta, inoltre, da chiarire quale sia lo strumento processuale attraverso il quale il convenuto debba chiedere che sia dichiarata l’inefficacia del provvedimento. Poiché la Direttiva Enforcement si limita a fare riferimento, in termini generali, a una “richiesta”, e il CPI non contiene una disciplina espressa sul punto, occorre individuare la forma dell'atto in via di interpretazione sistematica. La soluzione che appare maggiormente coerente con il sistema processuale italiano è quella desumibile, in via analogica, dall’art. 669‑novies, comma 2, c.p.c. Tale disposizione, che disciplina proprio la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare per mancata instaurazione del giudizio di merito, prevede che l’istanza sia proposta con ricorso da depositare dinanzi al medesimo giudice che ha emesso la misura. Il giudice, su ricorso della parte interessata e previa convocazione delle parti, dichiara con ordinanza l’inefficacia del provvedimento. Si tratta, tuttavia, di un'interpretazione sistematica e non di un'applicazione diretta della norma codicistica, sicché permane un margine di incertezza interpretativa che solo la giurisprudenza potrà risolvere.

Cosa cambia per il contenzioso IP in Italia

La sentenza ha dirette e importanti implicazioni con riferimento ai provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. e agli altri provvedimenti anticipatori.

Gli attori non potranno più adottare la strategia di rimanere inerti dopo aver ottenuto un provvedimento anticipatorio, contando sulla sua stabilizzazione. Al contrario, chi non voglia correre il rischio che il provvedimento diventi inefficace, deve necessariamente promuovere il giudizio di merito in modo tempestivo.

Dall'altro lato, il convenuto che voglia avvalersi del superamento del termine per l'instaurazione del giudizio di merito, deve attenderne il decorso, per poi attivarsi con una domanda al giudice.