Caso “pastaZARA” vs ZARA: quando il “giusto motivo” prevale sulla tutela dei marchi rinomati

La Seconda Sezione del Tribunale dell’Unione europea, con sentenza del 10 settembre 2025 (causa T‑425/24), ha annullato la decisione della Quinta Commissione di Ricorso dell’EUIPO, pronunciandosi in merito alla controversia che ha visto contrapposti la società Ffauf Italia S.p.A., titolare del segno “pastazara”, utilizzato per contraddistinguere prodotti alimentari, e la Industria de Diseño Textil, SA, multinazionale spagnola titolare del marchio rinomato ZARA nel settore moda.

Che cos’è un marchio che gode di rinomanza

Nell’ordinamento dell’Unione europea, è marchio rinomato il segno che gode di un elevato grado di notorietà presso il pubblico di riferimento in una parte significativa del territorio dell’Unione. 

A tali marchi è riconosciuta una tutela rafforzata: ai sensi dell’art. 8, par. 5, del Reg. n. 40/94, si può opporre la registrazione di un segno posteriore anche per prodotti o servizi non simili quando:

• il pubblico pertinente stabilisca un nesso tra i segni e
• l’uso del segno posteriore, senza giusto motivo, tragga indebito vantaggio dalla rinomanza del marchio anteriore oppure rechi pregiudizio al suo carattere distintivo o alla sua reputazione.

Nel caso di specie, il Tribunale ha censurato la valutazione dell’EUIPO in ordine all’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del Regolamento n. 40/94, riconoscendo la sussistenza di un “giusto motivo” all’uso dell’elemento denominativo “pastazara”. Tale conclusione si fonda su un impiego anteriore, diffuso e in buona fede del segno, sulla distanza merceologica tra i prodotti, nonché sulla sua rilevanza economico‑commerciale per la ricorrente. Anche a voler ammettere l’esistenza di un nesso tra i segni o di un indebito vantaggio, il “giusto motivo” risulta comunque idoneo a neutralizzare l’impedimento alla registrazione del marchio “pastazara”.

La pronuncia chiarisce, altresì, che il “giusto motivo”, pur soggetto a un’interpretazione restrittiva, può ricomprendere interessi soggettivi meritevoli di tutela ed esige una valutazione complessiva alla luce dei suddetti fattori: anteriorità, buona fede, radicamento del segno, distanza merceologica e rilievo economico‑commerciale. Non è richiesta la dimostrazione di una “necessità” dell’uso, né l’allegazione di specifiche soglie di investimento o di una notorietà ulteriore; la buona fede dell’utilizzatore costituisce, per contro, un elemento pertinente ai fini del giudizio.

Il contesto

Il cuore della controversia riguardava l’interferenza tra il marchio Zara, rinomato nel settore moda, e un segno che, pur evocando il medesimo elemento denominativo, affonda le proprie radici nella storia commerciale e identitaria di un produttore di pasta. Ffauf Italia aveva, infatti, documentato: registrazioni storiche di marchi figurativi “pastaZARA” (a partire dal 1968) e denominazioni sociali recanti “PASTAZARA” (dagli anni ’70/’80); un uso pluridecennale dei segni contenenti l’elemento “pastazara” e un legame storico con la città dalmata di Zara/Zadar. Tali circostanze sono state valorizzate per affermare l’anteriorità, la buona fede e la rilevanza economico‑commerciale dell’uso del segno. A ciò si aggiunge la marcata distanza tra i mercati di riferimento: moda e alimentari non presentano comunanze, non sono né complementari né concorrenti e sono presidiati da operatori differenti.

Il Tribunale ha ribadito che il giusto motivo non è limitato a ragioni oggettivamente imperative, ma comprende anche interessi soggettivi meritevoli di tutela, purché verificati alla luce di criteri sostanziali. 

Che cosa cambia: una bussola operativa per i conflitti con marchi rinomati

Da quanto precisato con la pronuncia in esame, discendono tre importanti implicazioni operative.

In primo luogo, il “giusto motivo” rappresenta uno strumento effettivo: chi utilizza in buona fede un segno simile a un marchio rinomato può invocarlo se dimostra determinate circostanze, tra cui l’anteriorità dell’uso, il radicamento del segno e la distanza merceologica. L’onere probatorio non si esaurisce nel richiamo all’identità storica, ma quest’ultima, se provata, diventa un tassello decisivo. 

In secondo luogo, la distanza tra i mercati di riferimento ha una portata rilevante. Quando i prodotti sono eterogenei e la sovrapposizione dei canali è scarsa, l’allegazione di agganciamento alla rinomanza richiede una dimostrazione più solida del “nesso” tra i segni e degli effetti pregiudizievoli. Nel caso di specie, la filiera alimentare e quella moda risultano strutturalmente distinte. 

In terzo luogo, la prova dell’uso genuino e diffuso del segno anteriore nel territorio dell’Unione acquisisce centralità. Registrazioni storiche, materiali commerciali, fatture, documenti di packaging e iniziative di enforcement sono risorse determinanti per accreditare l’effettività e la buona fede dell’uso. 

Come prepararsi ai prossimi casi: dossier probatorio e strategia

La decisione indica una traccia concreta di strategia probatoria per operatori titolari di marchi che si misurano con brand rinomati in settori lontani. È essenziale strutturare un dossier organico che includa cronologie di deposito e dell’uso anteriore (con continuità temporale), che attesti la geografia dell’uso del segno e la sua continuità temporale e che includa anche spiegazione del legame identitario/storico del segno, elementi sulla distanza merceologica e sulla non sovrapposizione dei canali nonché tracce di enforcement poste in essere a tutela del segno, in quanto leve decisive nella verifica della buona fede e del radicamento del marchio.  

Anche sul piano difensivo, occorre inquadrare il “giusto motivo” non come eccezione residuale, ma come contro test articolato, fondato su dati di fatto, capace di scardinare presunzioni talvolta eccessivamente estensive della protezione della rinomanza quando manchi la vicinanza tra mercati e il terzo abbia una storia propria meritevole di tutela. 
 

Commento Osborne Clarke

La sentenza “pastaZARA” rappresenta un precedente rilevante nel diritto dei marchi UE: riafferma che la tutela dei marchi rinomati non è una barriera assoluta e che il “giusto motivo” ha un contenuto sostanziale, radicato in anteriorità, buona fede e realtà economica dei mercati. Per le imprese con segni storici e identità territoriale, è un invito a valorizzare il proprio dossier documentale; per i titolari di marchi rinomati, un monito a rinforzare il terreno probatorio del nesso, dell’indebito vantaggio e dell’effettivo rischio di pregiudizio, soprattutto laddove l'altro segno venga utilizzato in settori lontani.