Anspruch auf Gewinn des Patentverletzers trotz Verjährung des Schadensersatzanspruchs

BGH, Urt. v. 26.3.2019 – X ZR 109/16 (OLG Karlsruhe)

In its judgment, the BGH hold that even after the statute of limitations for the claim for damages has expired, the infringer has to surrender its profit, which he has achieved through the infringement at the expense of the infringed party. Furthermore, he is obliged to render accounts and provide further information to the patentee so that he can calculate its claim. The decision is not at least particularly relevant in multistage supply chains such as in the automotive or aviation sector because the infringer may have to compensate the patentee for infringements up to 30 years in the past without having parallel running recourse claims against its supplier anymore.

Der BGH stellt in seinem Urteil fest, dass der Patentverletzer auch nach Verjährung des Schadensersatzanspruchs den Gewinn, den er durch die Verletzung erzielt hat, nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung an den Patentinhaber herauszugeben hat. Des Weiteren ist der Verletzer auch nach Verjährung der ursprünglichen Schadensersatzansprüche noch verpflichtet, über den erzielten Gewinn und seine Gestehungskosten Rechnung zu legen. Damit gewinnt der sogenannte Restschadensersatz weiter an Bedeutung, da nunmehr auch der tatsächliche Verletzergewinn nach Bereicherungsrecht verlangt werden kann. Gerade in mehrstufigen Absatzketten sollte den Beteiligten bewusst sein, dass sie auch noch viele Jahre nach einer Verletzungshandlung (bis zu 30 Jahre) durch den Patentinhaber in Anspruch genommen werden können, ohne dass ihnen selbst noch durchsetzbare Regressansprüche gegen ihren jeweiligen Vorlieferanten zustehen. Der Verletzergewinn ist bei Patentinhabern besonders beliebt, weil er weder an einen branchenüblichen Lizenzsatz gebunden ist, noch Offenlegung der eigenen Kalkulation des Patentinhabers verlangt.

Der Sachverhalt

Die Patentinhaberin macht Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung sowie auf Feststellung der Verpflichtung zum Schadensersatz wegen Patentverletzung geltend.

Die Vorinstanz des OLG Karlsruhe hat die Schadensersatzansprüche teilweise für verjährt gehalten. Für den verjährten Zeitraum hat das OLG der Patentinhaberin jedoch einen Restschadensersatzanspruch gemäß § 141 S. 2 PatG i.V.m. § 852 BGB zugesprochen und die Beklagte auch insoweit zur Rechnungslegung einschließlich Angaben zu betriebener Werbung, ihrer Gestehungskosten und des mit dem Verletzerprodukt erzielten Gewinns, verurteilt.

Die Klägerin ist Inhaberin eines 1998 angemeldeten und zwischenzeitlich durch Zeitablauf erloschenen Patents für Spannungsversorgungsvorrichtungen. Die Beklagte lieferte Spannungsversorgungsvorrichtungen an Hersteller von Flugzeugsitzen. Das Landgericht Mannheim (LG Mannheim, Urt. v. 6.2.2015 – 7 O 289/10) verurteilte die Beklagte auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung, Rückruf und Feststellung der Verpflichtung zum Schadensersatz. Das Berufungsgericht (OLG Karlsruhe, Urt. v. 9.11.2016 – 6 U 37/15) bestätigte die Verletzung, beschränkte die festgestellte Schadensersatzpflicht für vor dem 1. Januar 2007 begangene Handlungen jedoch auf Herausgabe des Erlangten nach den Vorschriften des Bereicherungsrechtes. Die Beklagte richtete sich mit ihrer Revision gegen das Urteil, soweit sie zur Zahlung des Restschadens und Rechnungslegung unter Angabe der betriebenen Werbung, der Gestehungskosten und des erzielten Gewinns für vor dem 1. Januar 2007 begangene Handlungen verurteilt war. Ihre Revision blieb erfolglos.

Die Entscheidung

Der BGH wies die Revision der Beklagten zurück und bestätigte damit die Entscheidung des OLG, wonach die Verjährung der Schadensersatzansprüche die Verpflichtung zur Herausgabe der aus der Patentbenutzung gezogenen Vorteile nicht ausschließe. Dies umfasst auch den Verletzergewinn.

Für den unverjährten Zeitraum ab dem 1. Januar 2007 steht der Klägerin als Schutzrechtsinhaberin auf Grund schuldhafter Verletzung ihres ausschließlichen Rechts am Klagepatent nach § 139 Abs. 2 PatG a.F. ein Schadensersatzanspruch zu. Der Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns ist in diesem unverjährten Zeitraum als Schadensersatz unproblematisch gegeben.

Der Verletzergewinn ist aber auch darüber hinaus bereicherungsrechtlich „als auf Kosten des Verletzten erlangt“ zu qualifizieren und ebenfalls herauszugeben. Der BGH begründet dies wie folgt:

Die vor dem 1. Januar 2007 entstandenen Schadensersatzansprüche wegen Patentverletzung sowie der Anspruch auf Rückruf patentverletzender Erzeugnisse, die vor diesem Datum in Verkehr gebracht wurden, waren im entscheidungserheblichen Zeitpunkt bereits verjährt. Das OLG begründete dies damit, dass die Patentinhaberin trotz der erst 2010 erfolgten Klageerhebung schon vor 2007 Kenntnis von Verletzungshandlungen hatte bzw. aufgrund des speziellen Zuliefermarktes mit nur zwei Wettbewerbern haben musste. Nach der allgemeinen dreijährigen Verjährungsfrist kamen damit Ansprüche nur noch beginnend ab 2007 in Betracht. Die Verjährung der weiter in die Vergangenheit reichenden Schadensersatzansprüche hat allerdings keinen Einfluss auf den Anspruch auf den sogenannten bereicherungsrechtlichen Restschadensersatz und die entsprechende Pflicht zur Rechnungslegung. Der sachliche Umfang der Rechnungslegung als dienender Anspruch umfasst entsprechend nach der Begründung des BGH auch den Zeitraum vor 2007. Aus teleologischer Anwendung des § 141 PatG folgt zudem, dass der Verletzter auch durch den von ihm gemachten Gewinn bereichert ist. Ungeachtet der Verjährung muss der Verletzer daher ferner auch Angaben zur betriebenen Werbung, Gestehungskosten und erzieltem Gewinn machen. Die Angaben zu den Gestehungskosten und zur betriebenen Werbung sind nach den Entscheidungsgründen ausdrücklich notwendig für die Berechnung des herauszugebenen Verletzergewinns.

Für den Zeitraum vor 2007 ist der Schadensersatzanspruch auf den Restschadensanspruch nach § 141 Satz 2 PatG i.V.m. § 852 BGB beschränkt, da weitergehende Ansprüche verjährt sind. § 852 BGB verweist zwar auf das Bereicherungsrecht, es handelt sich allerdings um eine Rechtsfolgenverweisung. Daher müssen die Tatbestandsvoraussetzungen der §§ 812 ff. BGB nicht vorliegen. Der Tatbestand des § 141 Satz 2 PatG verlangt gleichwohl insoweit eine Bereicherung auf Seiten des Verpflichteten, als dieser auf Kosten des Verletzten etwas erlangt hat. „Auf Kosten“ des Schutzrechtsinhabers kann neben dem Gebrauch des immateriellen Schutzgegenstands, auch der Verletzergewinn, den der Verpflichtete gerade durch Verletzung des Immaterialgüterrechts oder seiner Mitwirkung an dieser Verletzung erzielt, angesehen werden. Anders als bei der Eingriffskondiktion stellt der Begriff nicht darauf ab, dass der herauszugebende Vermögensvorteil unmittelbar auf Kosten des Bereicherungsgläubigers (hier also des Patentinhabers oder ausschließlichen Lizenznehmers) erlangt wurde, sondern auf eine Handlung, durch die die Vermögensverfügung bewirkt worden ist.

Da die Herausgabe dieses Vorteils seiner Natur nach nicht möglich ist, ist nach § 818 Abs. 2 BGB grundsätzlich der Wert zu ersetzen. Der objektive Gegenwert für den Gebrauch eines Immaterialgüterrechts besteht im Regelfall in der hierfür angemessenen Lizenzgebühr.

Die Schadenskompensation durch Herausgabe des Verletzergewinns ist, wie bei der Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr und im Gegensatz zum Anspruch auf Ersatz des entgangenen Gewinns, gerade nicht auf Ersatz des konkret eingetretenen Schadens gerichtet. Vielmehr zielt die Herausgabe in anderer Weise auf billigen Ausgleich des Vermögensnachteils, den der Verletzte durch die schuldhaft unbefugte Nutzung erlitten hat. Die Abschöpfung des Verletzergewinns ist dabei gerechtfertigt um den Patentverletzer nicht in dem Besitz der Vorteile zu belassen und dient im Übrigen auch der Sanktionierung des schädigenden Verhaltens.

Fazit

Durch die Entscheidung wird der bisher eher nachrangige Restschadensersatz gemäß § 141 S. 2 PatG i.V.m. § 852 BGB an praktischer Bedeutung gewinnen. Der Patentinhaber kann nunmehr deutlich länger, nämlich bis zu 10 Jahre nach Entstehung des Anspruchs und bis zu 30 Jahre nach der Verletzungshandlung, auch den Verletzergewinn heraus verlangen. Er ist nicht - wie bislang - darauf angewiesen in diesen Fällen allein nach der Lizenzanalogie vorzugehen. Dies bietet dem Kläger im Einzelfall erhebliche Vorteile, vor allem dort, wo hohe Verletzermargen anfallen. Zudem ist der Verletzer auch weiterhin zu der oftmals als einschneidend empfundenen Offenlegung seiner Buchführung verpflichtet.

Nach § 141 S. 1 PatG i.V.m. § 195 BGB verjähren Schadensersatzansprüche wegen Patentverletzung ansonsten in drei Jahren; die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Verletzte die anspruchsbegründenden Umstände und die Verantwortlichkeit der Beklagten bzw. ihrer Rechtsvorgängerin kannte oder ohne grobe Fahrlässigkeit kennen musste. Das setzt voraus, dass dem Verletzten die relevanten Tatsachen so vollständig und sicher bekannt oder in Folge grober Fahrlässigkeit unbekannt sind, dass sie einen zwar nicht risikolosen, aber doch einigermaßen aussichtsreichen Erfolg einer Klage versprechen und dem Verletzten daher bei verständiger Würdigung der Sachlage eine Klage zuzumuten ist (vgl. BGH, GRUR 2012, S. 1279 Rn. 53).

Vertragliche Ansprüche in der Lieferkette verjähren hingegen häufig deutlich früher, nicht selten bereits nach zwei Jahren. Insoweit sollten in Lieferverträgen Freistellungsregelungen mit verlängerten Fristen vereinbart werden, um Ansprüche des Patentinhabers bei Bedarf an den Lieferanten weitergeben zu können.