Vom Ausland ins Inland: Wann Patentverletzungen grenzüberschreitend wirken

Grundsätzlich haftet für Patentverletzungen im patentgeschützten Inland nur, wer patentverletzende Produkte in das Inland anbietet oder liefert. Gerade bei Automobilzulieferern gibt es aber immer wieder Konstellationen, in denen eine im Ausland stattfindende Handlung auf das Inland patentverletzende Auswirkungen hat. Dazu hat OLG Karlsruhe jüngst geurteilt.

Patentrechtliche Haftung des im Ausland ansässigen Lieferanten –Abdichtsystem

Das Problem

Im Automobilsektor sind Lieferketten mit Auslandsbezug an der Tagesordnung. Wenn das Endprodukt ein Patent eines Dritten im Inland verletzt, stellt sich daher regelmäßig die Frage, ob und in welchem Umfang ein Lieferant in der Lieferkette für die Verletzung in Anspruch genommen werden kann. Ist der Zulieferer im Ausland ansässig und handelt ausschließlich dort, kann er sich wegen des territorialen Geltungsbereichs von Patenten vor Ansprüchen wegen Patentverletzung weitgehend sicher fühlen. Nach einem Urteil des OLG Karlsruhe (Az.: 6 U 7/148) haftet der im Ausland ansässige Lieferant, der auf Grund der Lieferung an einen ebenfalls ausländischen Abnehmer wegen Patentverletzung in Anspruch genommen wird, nur dann, wenn er positive Kenntnis davon hat, dass der Abnehmer die patentgemäßen Gegenstände seinerseits bestimmungsgemäß (direkt oder indirekt) zumindest auch ins Inland liefert. Ist dies der Fall, muss allerdings auch der im Ausland ansässige Verletzer patentverletzende Erzeugnisse aus dem Inland zurückrufen (§ 140a Abs. 3 S. 1 PatG).

Tatbestand

Die japanische Klägerin und Inhaberin des europäischen Patents 1 291 158 B2 nimmt die Beklagte wegen behaupteter Patentverletzung auf Unterlassung, Rechnungslegung, Vernichtung und Rückruf/Entfernung aus den Vertriebswegen in Anspruch und begehrt die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten. Das Klagepatent betrifft ein Abdichtsystem für aufblasbare Gegenstände, insbesondere Reifen. Die in Italien ansässige Beklagte vertreibt unter das Klagepatent fallende Reifen-Reparatursets, die sie teils auch nach Deutschland liefert. In der Berufungsinstanz erweiterte die Klägerin ihre Klage dahingehend, dass sie nunmehr auch reine Auslandslieferungen angreift. Das OLG Karlsruhe bejaht übereinstimmend mit der Vorinstanz des Landgerichts Mannheim eine Patentverletzung für unmittelbare Lieferungen nach Deutschland. Hinsichtlich der Auslandslieferungen hat das OLG die Klage jedoch abgewiesen.

Die Begründung des Gerichts

Nach Auffassung des OLG Karlsruhe haftet der im Ausland ansässige Lieferant, nur dann, wenn er positive Kenntnis davon hat, dass der ebenfalls im Ausland ansässige Abnehmer die patentgemäßen Gegenstände nach Deutschland liefert. Diese Kenntnis folgt nicht bereits daraus, dass der im Ausland ansässige Abnehmer (in diesem Fall: Fiat) seine Fahrzeuge bekanntermaßen weltweit ausliefert. Auch eine deutsche Produktbeschreibung auf dem den Fahrzeugen beigelegten streitgegenständlichen Reparaturset begründe hierfür noch keinen hinreichenden Anhaltspunkt.

Unter Verweis auf die BGH Rechtsprechung (BGH GRUR 2012, 621 Rn. 35 – OSCAR; BGH GRUR 2015, 467 juris-Rn. 26, 30 – Audiosignalcodierung) kann danach ein im Ausland vorgenommenes Verhalten nur dann Ansprüche aus inländischen Schutzrechten begründen, wenn es einen hinreichenden wirtschaftlichen Inlandsbezug aufweist. Dieser ist zu bejahen, wenn die im Ausland vorgenommenen Handlungen nicht nur reflexartige Inlandswirkungen haben, sondern darauf abzielen, konkrete Benutzungshandlungen im Inland zu ermöglichen. Dies setzt voraus, dass der wegen Patentverletzung in Anspruch genommene ausländische Lieferant, Kenntnis davon hat, dass der im Ausland ansässige Abnehmer die patentgemäßen Gegenstände bestimmungsgemäß ins Inland liefern wird. Eine Verantwortlichkeit des Lieferanten wird nur dann angenommen, wenn er die patentgemäßen Vorrichtungen in Kenntnis des Bestimmungslandes liefert und damit den inländischen Vertrieb bewusst und willentlich mitverursacht. An dieser Auffassung des BGHs hält das OLG Karlsruhe fest. Würde man bedingten Vorsatz („für möglich halten“) für die Verantwortlichkeit des ausländischen Lieferanten ausreichen lassen, so führe dies zu einer übermäßigen Ausdehnung des inländischen Patentschutzes. Der Lieferant wäre demnach unübersehbaren Haftungsrisiken und nicht nachkommbaren Nachforschungsobliegenheiten ausgesetzt.

Ausreichende Indizien, die eine entsprechende Kenntnis der Beklagten nahegelegt hätten, hat die Klägerin nach Auffassung des OLG Karlsruhe im vorliegenden Fall nicht vorgetragen. Gerade bei Zusatzausstattungen wie den streitgegenständlichen Reparatursets könne es Differenzierungen nach den einzelnen Ländern geben, weshalb sich eine Kenntnis der Beklagten hier auch nicht aufdränge. Die Lieferung von Kraftfahrzeugen nach Deutschland lasse noch nicht auf eine ausreichende Kenntnis eines in Deutschland stattfindenden Weitervertriebs schließen. Daran änderten selbst die deutschsprachigen Hinweise auf den Reparatursets nichts.

Im Hinblick auf die demgegenüber patentverletzenden Direktlieferungen nach Deutschland erörtert der Senat weiter das Problem, ob der ausländische Lieferant Erzeugnisse aus dem Inland zurückrufen muss. Nach teilweise vertretener Meinung ist der Anspruch auf Rückruf ins Ausland, also zum Sitz des Verletzers, unbegründet, weil dort keine Vernichtungspflicht besteht. Das OLG Karlsruhe bestätigt jedoch die inzwischen als herrschende Meinung zu bezeichnende Ansicht (vgl. etwa auch Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 8. Aufl. 2016, Kap. D, Rn. 570), wonach der Rückrufsanspruch nicht ausschließlich der Vorbereitung der Vernichtung dient. Vielmehr handelt es sich nach der Auffassung des Senats um einen Folgenbeseitigungsanspruch, der den durch die Patentverletzung entstandenen Störungszustand beseitigen und die „Perpetuierung der Rechtsverletzung in der inländischen Vertriebskette“ verhindern soll. Der Rückrufs- und Entfernungsanspruch ist insoweit kein bloßer „Hilfsanspruch“ des Vernichtungsanspruchs, vielmehr stehen die beiden Abhilfemaßnahmen Rückruf und Vernichtung selbstständig nebeneinander.

Anmerkung

Die Entscheidung des OLG Karlsruhe stellt klar, dass bei Auslandssachverhalten generell hohe Anforderungen an den Vorsatz hinsichtlich einer möglichen patentverletzenden Weiterlieferung nach Deutschland zu stellen sind. Ein lediglich bedingter Vorsatz im Sinne eines „für möglich Haltens und sich damit Abfindens“ der Weiterlieferung reicht hierfür nicht aus. Der allein im Ausland handelnde Lieferant muss positive Kenntnis von der Weiterlieferung nach Deutschland haben. Den Kläger treffen entsprechend hohe Darlegungsvoraussetzungen.

Des Weiteren belegt die Entscheidung die inzwischen wohl herrschende Meinung, wonach auch der im Ausland ansässige Lieferant patentverletzende Produkte aus Deutschland zurückrufen muss. Dies war, nicht zuletzt aufgrund einer gegenteiligen Entscheidung des OLG Düsseldorf aus dem Jahr 2013 (Az.: I-2 U 98/11), umstritten. Der Rückruf dient bei der vorliegenden Auslandskonstellation zwar nicht der Vorbereitung des Vernichtungsanspruchs, da letzterer nur für solche Erzeugnisse in Frage kommt, die sich im Entscheidungszeitpunkt im inländischen Besitz oder Eigentum des Lieferanten befinden. Vielmehr geht es nach der Urteilsbegründung jedoch allgemein um Folgenbeseitigung des durch die Patentverletzung entstandenen Störungszustands. Die weiteren Stufen der inländischen Vertriebskette sollen bereinigt werden. Die für den Verletzer in der Praxis unangenehme Pflicht, seine Abnehmer zur Rückgabe der Produkte aufzufordern, trifft daher auch den Lieferanten im Ausland.

Die Revision ist beim BGH unter dem Aktenzeichen X ZR 120/15 anhängig.