Urteil des BGH am 14. Mai 2019: Schutzverkleidung

Written on 31 Mar 2020

Der Bundesgerichtshof entwickelt mit seiner jüngsten Entscheidung zum Vorbenutzungsrecht (BGH, Urt. v. 14. Mai 2019 – X ZR 95/18 – Schutzverkleidung) Umfang und Grenzen zulässiger Patentbenutzung fort und sorgt so für mehr Rechtssicherheit.

Hintergrund

Im vorliegenden Fall ist die Klägerin Inhaberin eines Patents, das Schutzverkleidungen für funktechnische Anlagen sowie ein Verfahren zu deren Herstellung betrifft. Die Beklagte stellt patentgemäße Schutzverkleidungen her und installiert diese bei ihren Kunden. Bereits vor dem Anmeldetag des streitgegenständlichen Patents stellte die Beklagte Bauteile für ebensolche Schutzverkleidungen her und lieferte diese an Dritte, welche die Bauteile sodann selbst zu entsprechenden Schutzverkleidungen montierten. Die Beklagte beruft sich deshalb auf ein sogenanntes Vorbenutzungsrecht.

Nach § 9 PatG ist nur der Patentinhaber berechtigt, das Patent zu benutzen. Die Wirkung des Verbots schließt jedoch nicht die Nutzung desjenigen ein, der die Erfindung zum Zeitpunkt der Anmeldung im Inland bereits in Benutzung genommen oder die dafür erforderlichen Veranstaltungen getroffen hat (§ 12 PatG). Ziel dieses Vorbenutzungsrechts ist es, den Unternehmer zu schützen, der sich zum Zeitpunkt der Patentanmeldung bereits in der Innovationsphase befand und daher Zeit und Geld in die Ausführung der technischen Lehre investiert hat. Der Vorbenutzer ist jedoch im Wesentlichen auf den im Prioritätszeitpunkt gegebenen Entwicklungsstand beschränkt. Eine komplexere Weiterentwicklung des Gegenstandes ist ihm grundsätzlich verwehrt, ebenso eine intensivere oder andere Nutzung. Eine Überschreitung der Grenzen dieses patentrechtlichen Bestandsschutzes stellt daher eine Verletzung des Patents dar. Die genaue Reichweite des Vorbenutzungsrechts war in diesem Zusammenhang bislang jedoch noch nicht abschließend geklärt.

Mit der vorliegenden Entscheidung bestätigt der BGH im Ergebnis das Urteil des OLG Düsseldorf, das die erstinstanzliche Verletzungsklage in der Berufung abgewiesen hat (OLG Düsseldorf, Urt. v. 14. März 2018 – I-15 U 49/16).

Die Urteilsbegründung des BGH

Obwohl die Beklagte die technische Lehre des Patents der Klägerin benutzt hat, kann sie sich im konkreten Fall auf ein Vorbenutzungsrecht berufen. Der BGH stellt fest, dass die Benutzung der Erfindung nicht über den Umfang des Vorbenutzungsrechts hinausgeht und konkretisiert dabei zugleich den rechtlichen Maßstab für die Zulässigkeit von Modifikationen der Vorbenutzung.

Zu würdigen sind danach schutzwürdige Interessen des Vorbenutzers im Hinblick auf die bereits getätigten Investitionen einerseits sowie die Reichweite der Verbietungsrechte des Patentinhabers andererseits unter Auslegung der Patentansprüche anhand der Patentbeschreibung und Zeichnungen. Sind in einem Patentanspruch für ein Merkmal zwei gleichwertige Alternativen genannt, von denen der Vorbenutzer nur eine verwendet, ergeben sich hieraus keine Nachteile für den Vorbenutzer. In der Patentschrift offenbarte Abweichungen von der Vorbenutzung, die für den Fachmann zum Anmelde- bzw. Prioritätszeitpunkt selbstverständlich sind, sind meist ebenfalls unschädlich. Modifikationen, die als Vorteil der Erfindung in Unteransprüchen geschützt sind bzw. in der Beschreibung besonders hervorgehoben werden, sind dagegen nicht vom Vorbenutzungsrecht gedeckt, wenn diese Form der Benutzung nicht ebenfalls bereits vor dem Prioritätstag aufgenommen oder wenigstens konkret vorbereitet war.

Was die Art der Benutzungshandlung betrifft, kann sich auch der Hersteller von Einzelteilen, die ursprünglich von Dritten zur Gesamtvorrichtung zusammengebaut wurden, auf ein gleichwertiges Vorbenutzungsrecht berufen, wenn die angegriffene Ausführungsform nunmehr von ihm selbst vollständig hergestellt wird. Voraussetzung hierfür ist, dass die fraglichen Einzelteile technisch und wirtschaftlich sinnvoll ausschließlich zu der erfindungsgemäßen Vorrichtung zusammengesetzt werden können. In diesem Fall liegt nach dem BGH zudem eine unmittelbare Benutzung der patentierten Lehre in Form der Herstellung vor und keine lediglich mittelbare Benutzung in Gestalt einer Lieferung an Dritte. Sofern sich der Verfahrensanspruch eines Patents darin erschöpft, die technisch und wirtschaftlich allein sinnvolle Herstellung zu lehren, ist dem Vorbenutzer diese unmittelbare Benutzung des erfindungsgemäßen Verfahrens ebenfalls erlaubt.

Ist der Gegenstand der Erfindung in mindestens einem Fall vor dem Anmelde- bzw. Prioritätszeitpunkt benutzt worden, so ist es für die Entstehung und Aufrechterhaltung des Vorbenutzungsrechts zudem nicht erforderlich, dass diese Benutzung regelmäßig fortgesetzt wurde. Das Vorbenutzungsrecht erlischt erst, wenn der Vorbenutzer dieses Recht aufgibt. Maßgeblich hierfür sind die Umstände des Einzelfalls, eine zeitliche Pause der Aktivität (im konkreten Fall über zehn Jahre) reicht dazu alleine nicht.

Praktische Anmerkung

Vorbenutzungsrechte sind eine effektive Verteidigungsmöglichkeit in Patentverletzungsverfahren, wenn geeignete Nichtverletzungsargumente fehlen. Der Erfolg dieser Einwendung ist in der Rechtsprechung jedoch zu Recht an enge Voraussetzungen geknüpft. Sobald der Vorbenutzer seinen Erfindungsbesitz (geringfügig) abändert, verlässt er grundsätzlich den sicheren Hafen der Vorbenutzung. Gerade in Dreieckskonstellationen oder nach Übertragung von Betriebsteilen gibt es Probleme. Die Entscheidung des BGH schafft in diesem Zusammenhang weitere Rechtssicherheit. Die Patentansprüche samt Patentbeschreibung und Zeichnungen werden zur Ermittlung der Reichweite des Umfangs des Vorbenutzungsrechts herangezogen. Dies ist nur konsequent, da in gleicher Weise bei der Beurteilung der Verletzung verfahren wird. Dem Vorbenutzer ist es damit nunmehr möglich, in den Grenzen der im Patent offenbarten technischen Lehre Modifikationen an seiner schon vor dem Anmeldezeitpunkt benutzten technischen Lösung vorzunehmen. Entsprechend sind auch andere Nutzungen nicht per se ausgeschlossen. Der BGH überträgt zudem die für die Bewertung einer unmittelbaren Herstellungshandlung etablierten Grundsätze auf die Reichweite des Vorbenutzungsrechts. Auch insoweit schafft die Entscheidung Rechtsklarheit. Gerade aus Sicht des Vorbenutzers ist dies zu begrüßen.

Jedoch eröffnet die Entscheidung Patentanmeldern auch die Möglichkeit, die Verteidigung mit Vorbenutzungsrechten zu erschweren. Durch geschickte Anspruchsformulierung (insbesondere unabhängige Nebenansprüche und Unteransprüche) und/oder Hervorhebung technischer Vorteile in Bezug auf diese Ansprüche können abgeänderte Ausführungsformen aus dem Recht zur Vorbenutzung verdrängt werden. Ob es dann für eine erfolgreiche Verteidigung genügt, darzulegen, dass dieser behauptete Vorteil gar nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, ist ungewiss. Der BGH hat nämlich leider offengelassen, inwieweit Fortentwicklungen oder andere Nutzungen generell noch vom Vorbenutzungsrecht gedeckt sind, sofern sie für den Fachmann mit dem Wissen des Vorbenutzers naheliegend sind und keine erfinderische Tätigkeit erfordern.