EuGH entscheidet zur territorialen Reichweite des Verbots aus einer Unionsmarke

Written on 25 Oct 2016

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat am 22. September 2016 erneut die Rechte von Unionsmarken-Inhabern weiter entwickelt. In der Rechtssache „combit Software GmbH v Commit Business Solutions Ltd“ (Az. C-223/15) nahm der EuGH zur territorialen Reichweite eines Verbots aus einer Unionsmarke Stellung. Es geht um den Fall, dass in einem Mitgliedstaat zwar eine Verwechslungsgefahr besteht, aber in anderen Teilen der EU diese nicht angenommen werden kann. Dann folgt aus der Verletzung eine Unterlassungspflicht für das gesamte Gebiet der Europäischen Union mit Ausnahme des Teils, für den eine Verwechslungsgefahr verneint wurde. Die Entscheidung wird in Zukunft in jedem Prozess zur Erlangung einer unionsweiten Unterlassungsverfügung eine Rolle spielen, denn sie betrifft den primären Vorteil einer Unionsmarke: die unionsweite Wirkung.

Auf der einen Seite beschränkt der EuGH damit zwar die Möglichkeiten der Inhaber von Unionsmarken, gesamteuropäische Unterlassungsverfügung zu erwirken.

Auf der anderen Seite wird der Schutz der Unionsmarke aber durch die Übertragung der Beweislast auf den vermeintlichen Verletzer insoweit gestärkt, dass dieser nachweisen muss, dass in einem Teil der Union keine Verwechslungsgefahr für die durch eine Unionsmarke geschützten Waren oder Dienstleistungen besteht. Gelingt dem Verletzer dieser Beweis, so wird das grundsätzlich unionsweite Verbot auf die Gebiete beschränkt, in denen die Verwechslungsgefahr besteht. Durch diese autonom unionsrechtliche Beweislastverteilung erleichtert der EuGH grundsätzlich die Möglichkeiten des Markeninhabers ein unionsweites Verbot zu erwirken.

Worum ging es in dem Verfahren?

Die Combit Software GmbH, Inhaberin der Unionsmarke „COMBIT“ für Waren und Dienstleistungen des Informatikbereichs, klagte gegen Commit Business Solutions Ltd. auf Unterlassung des Wortzeichens „Commit“ für die Vermarktung von Software in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Die deutschen Gerichte bejahten eine Verwechslungsgefahr für den deutschsprachigen Durchschnittsverbraucher für „Commit“ mit der Marke „COMBIT“, verneinten sie jedoch für englischsprachige Durchschnittsverbraucher. Zur Klärung wurde der EuGH angerufen.

Das Urteil des EuGH

Zur Beantwortung zog der der EuGH das Urteil „DHL/Chronopost“ von 2011 heran (Az. C-235/09). In diesem Fall entschied der EuGH, dass nationale (Unionsmarken-)Gericht die die territoriale Reichweite des Verbots begrenzen muss, falls es feststellt, dass die Benutzung des in Rede stehenden ähnlichen Zeichens für Waren, die mit denjenigen identisch sind, für die die fragliche Unionsmarke eingetragen ist, in einem bestimmten Teil der Union insbesondere aus sprachlichen Gründen keine Verwechslungsgefahr hervorruft und dort die herkunftshinweisende Funktion der Marke somit nicht beeinträchtigen kann. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn der vermeintliche Verletzer nachweist, dass französischsprachige Verbraucher durch das Zeichen verwirrt werden, während niederländisch-sprachige Verbraucher nicht verwirrt werden.

Die Fallkonstellation in “DHL/Chronopost” stimmt nicht vollständig mit dem hier besprochenen Fall überein, da es im “DHL/Chronopost”-Verfahren um eine sog. Doppelidentität ging, d.h. mit der Marke wurde ein identisches Zeichen für Waren und Dienstleistungen benutzt, die mit demjenigen identisch sind, für die die Marke Schutz genießt. In diesen Fällen kommt es auf eine Verwechslungsgefahr nicht an, denn diese wird unwiderleglich vermutet. Daher musste sich der EuGH mit der Frage auseinandersetzen, ob die in „DHL/Chronopost“ gefundenen Ergebnisse auch dann anzuwenden sind, wenn es entscheidend auf eine Verwechslungsgefahr ankommt.

Dies bejahte der EuGH und entschied im Anschluss an „DHL/Chronopost“,, dass der Beklagte grundsätzlich die Tatsachen zu unterbreiten hat, die den Schluss darauf zulassen, dass in einem Teil der Union keine Verwechslungsgefahr besteht. Besteht insoweit keine Verwechslungsgefahr, so kann der aus der Benutzung des fraglichen Zeichens resultierende rechtmäßige Handel in diesem Teil der Union nicht verboten werden. Das europäische Markenrecht gestattet dem Inhaber einer Unionsmarke nur seine spezifischen Interessen als solche zu schützen, d. h., sicherzustellen, dass die Marke die ihr eigenen Funktionen erfüllen kann. Eine Unionsmarke gewährt keinen derart absoluten Schutz, um jegliche Zeichen zu verbieten, selbst wenn keine reale oder auch nur potentielle Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Marke besteht.

Nach dem EuGH beeinträchtigt eine solche Auslegung nicht die Einheitlichkeit der Unionsmarke, da das Recht des Markeninhabers gewahrt bleibt, jede Benutzung verbieten zu lassen, die die seiner Marke eigenen Funktionen beeinträchtigt.

Was folgt aus der Entscheidung für Inhaber von Unionsmarken?

Der offensichtliche Vorteil der Unionsmarke ist, dass eine einzige Registrierung dem Inhaber Schutz in allen Mitgliedstaaten der EU ermöglicht und dementsprechend auch unionsweit durchgesetzt werden kann.

Ein Beispiel für diese Zurückhaltung ist die Entscheidung „Enterprise Holdings v Europcar” des High Court in London aus dem Jahr 2015 ([2015] EWHC 17 (Ch)). In diesem Fall legte der britische High Court dem Markeninhaber die Beweislast für eine unionsweite Verletzungsgefahr auf. Da dieser den Beweis nicht erbringen konnte, war der Prozess verloren. Auch in Deutschland war bislang strittig, ob die Unionsmarkenverordnung es gebiete, territorial begrenzte Verbote auszusprechen, wenn die Verwechslungsgefahr wegen sprachlicher Unterschiede, einer räumlich abweichenden Verkehrsauffassung oder einer unterschiedlichen Kennzeichnungskraft in einzelnen, regional begrenzten Gebieten vorliegt, in anderen hingegen nicht Der Bundesgerichtshof hat diese Frage noch 2008 im Urteil „THE HOME STORE“ offengelassen (Az. I ZR 33/05). Nunmehr hat der EuGH die Frage mit autonomer Wirkung entschieden.

Zwar ist ein unionsweites Verbot vor den nationalen Gerichten schwer zu erreichen. Jedoch muss Bedacht werden, dass die Mehrheit der Streitigkeiten außergerichtlich durch Abmahnung oder Vergleich gelöst werden, bevor es zu einem streitigen Verfahren kommt. Insoweit ist die unionsweit einheitlich wirkende Unionsmarke ein wirksames Mittel, um bereits bei einer Verletzungshandlung in nur einem Mitgliedstaat ein unionsweites Verbot durchzusetzen. Dementsprechend sollten Inhaber von Unionsmarken auch weiterhin die Verletzungen für das gesamte Gebiet der EU abmahnen und außergerichtliche Streitbeilegung anstreben, welche der einheitlichen Wirkung der Unionsmarke gerecht werden.