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Nullità e decadenza marchi: via al doppio binario di protezione

Published on 10th Jan 2023

  • Dal 29 dicembre 2022 è possibile presentare avanti l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), istanza per l’accertamento della nullità e/o della decadenza di un marchio giunto a registrazione. 
  • In data 29 novembre 2022 è stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Regolamento attuativo del Decreto del 19 luglio 2022, n. 180 del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy), recante modifiche al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 13 gennaio 2010, n. 33 di attuazione del Codice della Proprietà Industriale adottato con Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ai fini della disciplina del procedimento di nullità e decadenza dei marchi davanti all’UIBM.
  • Si tratta di un provvedimento che gli operatori del settore attendevano da tempo, posto che le procedure amministrative per la decadenza o la dichiarazione di nullità dei marchi d’impresa nazionali sono state introdotte nell’ordinamento giuridico italiano dal D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15 che, recependo la Direttiva Europea 2015/2436 del 16 dicembre 2015 (c.d. “Pacchetto di riforma marchi”), ha inserito nel Capo IV del Codice della proprietà industriale la sezione II-bis, rubricata “Decadenza e nullità dei marchi di impresa registrati” e costituita dagli articoli 184-bis e seguenti.
     
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Motivi su cui si basa l’istanza di decadenza e nullità dei marchi di impresa registrati

La decadenza del marchio può essere fatta valere se il marchio sia diventato la denominazione generica del prodotto o servizio, abbia comunque perduto la sua capacità distintiva ovvero per sopravvenuta decettività o ingannevolezza del marchio e per mancato uso.
La nullità del marchio può, invece, essere chiesta per:

  • nullità assoluta e cioè per mancanza dei requisiti di registrazione ovvero in caso di segni costituiti dalla forma o da altra caratterista del prodotto, di segni e stemmi contenenti simboli ed emblemi, di segni privi di carattere distintivo, di segni contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume, di segni ingannevoli ovvero di segni esclusi dalla registrazione in conformità alla legislazione europea e di quella interna,
  • nullità relativa e cioè in caso di preesistenza di un diritto anteriore su segni identici o simili ovvero, nel caso in cui sia stata registrato dall'agente o dal rappresentante senza il consenso del titolare o di un giustificato motivo.
I soggetti legittimati 

I soggetti legittimati a presentare un'istanza di decadenza o di nullità sono:

  • in caso di nullità assoluta, qualunque interessato, 
  • in caso di nullità relativa, il titolare di un marchio di impresa anteriore o la persona autorizzata dalla legge ad esercitare i diritti conferitile da una denominazione di origine o un'indicazione geografica protetta e, nel caso in cui la domanda di registrazione del marchio d'impresa è stata presentata dall'agente o dal rappresentante senza il consenso del titolare o di un giustificato motivo, il titolare del marchio interessato.
Il contenuto dell'istanza

L’istanza di nullità o di decadenza deve riguardare un solo marchio e può essere  presentata per uno o più diritti anteriori purché appartenenti al medesimo titolare e deve contenere, a pena di inammissibilità: l'identificazione del titolare, il numero e la data di registrazione del marchio, l'identificazione del marchio, l'esposizione dei motivi (ragioni di fatto e diritto che sostengono la contestazione).
L'istanza deve, inoltre, indicare i prodotti e i servizi contro cui è proposta. In mancanza di tale indicazione, l'istanza è considerata diretta contro tutti i prodotti o i servizi contemplati dal marchio impugnato.

All'istanza devono essere allegati:

  • i documenti a prova dei fatti addotti;
  • la documentazione volta a dimostrare la legittimazione, ove necessaria;
  • l'eventuale atto di nomina, se è stato nominato un mandatario.

Non è ammessa la riserva di deposito dei documenti.
L’istanza si considera ritirata se non vengono pagati i diritti (Euro 500) ed è irricevibile se non e’ redatta in lingua italiana.

L'iter procedimentale 

Se l'istanza è ammissibile, l’UIBM avvisa le parti informandole dell'inizio della fase del procedimento e della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro il termine di due mesi decorrente dalla data di comunicazione di avvio del procedimento, prorogabile più volte su istanza congiunta delle parti fino al massimo di un anno.
In assenza di accordo, viene assegnato al titolare del marchio contestato l’ulteriore termine di sessanta giorni per depositare osservazioni e, ove ne ricorrano i presupposti, per depositare l’eventuale richiesta di prova d’uso.
Scaduto tale termine, se il titolare del marchio contestato presenta le deduzioni e l’eventuale richiesta di prova d’uso, l’UIBM le trasmette all’istante, assegnando un termine di sessanta giorni per replicare. Alla scadenza del termine concesso, l’UIBM assegna al titolare del marchio un ulteriore termine di sessanta giorni per controdeduzioni. Se, invece, il titolare del marchio non presenta deduzioni, l’UIBM procede alla decisione.
L'UIBM emette la decisione entro ventiquattro mesi dalla data di deposito dell’istanza, salvi i periodi di sospensione.

Le decisioni dell'UIBM ed i loro effetti

Al termine del procedimento di decadenza o nullità, l’UIBM può emanare un provvedimento:

  • in totale accoglimento dell'istanza, in cui accerta la decadenza o dichiara la nullità del marchio (tutti i prodotti o servizi); 
  • in accoglimento / respingimento parziale dell'istanza, in cui accerta la decadenza o dichiara la nullità del marchio (parte dei prodotti o servizi);
  • in cui respinge l'istanza;
  • in cui dispone il trasferimento della titolarità della registrazione in favore del titolare, in caso di domanda presentata dall'agente o dal rappresentante senza il consenso di del titolare stesso o un giustificato motivo, se richiesto. 

Con la decisione, l’Ufficio provvede sulle spese entro il limite di Euro 600.
Nel caso di registrazione internazionale, l’UIBM dà comunicazione della decisione all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).
Le decisioni sono comunicate alle parti sono pubbliche e vengono annotate nel registro presso UIBM.
La decadenza o la nullità di una registrazione di un marchio ha efficacia nei confronti di tutti quando sia dichiarata con provvedimento dell'UIBM divenuto inoppugnabile.
La decadenza del marchio produce i suoi effetti a decorrere dalla data di deposito della domanda di decadenza o, su istanza del richiedente, di quella anteriore in cui è maturata una della cause di decadenza.

La nullità di un marchio produce, invece, effetti fin dalla data della registrazione.

Impugnazione della decisione

Tutti i provvedimenti dell’UIBM (accoglimento/rigetto nullità e decadenza, estinzione, inammissibilità) sono ricorribili avanti alla Commissione di ricorso. 
Il giudizio avanti alla Commisione di ricorso ha natura giurisdizionale. Si tratta di una giurisdizione speciale di legittimità e di merito.
La sentenza pronunziata (che ha sempre carattere definitivo non essendo consentite le decisioni «parziali» ) è ricorribile in cassazione per errores in procedendo ed errores in iudicando.

I rapporti tra il procedimento amministrativo e quello giudiziario 

Nel caso in cui esista una decisione ovvero se vi sia pendente un procedimento avanti all'UIBM o un giudizio avanti l'autorità giudiziaria ordinaria o in caso di contestuale presentazione di una domanda giudiziaria basata sullo stesso oggetto, sugli stessi fatti costitutivi ed aventi le stesse parti, l'istanza di decadenza / nullità di un marchio è improcedibile così come è improcedibile l'azione giudiziaria di decadenza / nullità di un marchio nel caso in cui esista una decisione dell'UIBM o se è pendente un procedimento avanti all'UIBM basato sullo stesso oggetto, sugli stessi fatti costitutivi ed aventi le stesse parti.

Con il nuovo procedimento il legislatore ha voluto introdurre il c.d. doppio binario, aprendo la strada, in alternativa all’azione giurisdizionale, al procedimento amministrativo dinanzi l’UIBM.

Si tratta di uno strumento che si affianca a quello già operativo di opposizione e che si pone in una prospettiva di potenziamento della tutela dei diritti di proprietà industriale, in un' ottica di deflazione del contenzioso giudiziario con, ci si auspica, tempi più brevi e costi più contenuti, a sostegno della competitività delle imprese.
 

Per maggiori informazioni e chiarimenti non esitare a contattare i nostri professionisti.

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