Transposición de la Directiva (UE) 2015/2436 para la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas

Written on 22 Jan 2019

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, ya incluía gran parte de los preceptos que se contienen en la Directiva (UE) 2015/2436 en lo relativo al derecho de propiedad de la marca, marcas colectivas o ciertas normas procedimentales. Sin embargo, atendiendo a que la nueva directiva tiene como objetivo superar la aproximación limitada conseguida por la anterior directiva europea –Directiva 2008/95/CE– en relación con el registro y la gestión de las marcas, se hacen necesarias ciertas modificaciones a la mencionada Ley.

La Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas establecía hasta el día 14 de enero de 2019 como plazo para que éstos transpusieran su contenido. Con el fin de cumplir los plazos establecidos, el Gobierno español ha promulgado el Real Decreto Legislativo 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados (la "Ley de Transposición").

Sin perjuicio de que la mencionada Ley de Transposición tiene por finalidad transponer el contenido de tres directivas diferentes, esta newsletter se va a referir a las modificaciones propuestas por el Título I del texto normativo, que modifica la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas (la "Ley de Marcas") en relación a lo que se dispone en la ya citada directiva europea sobre marcas.

La primera modificación que resaltamos es la manera en que se delimita el bien inmaterial que puede ser registrado. En el texto anterior se requería que la solicitud de registro de marca en cuestión fuera susceptible de representación gráfica, mientras que la nueva redacción tan sólo requeriría que fuera "susceptible de representación dentro del Registro de Marcas". Este cambio, sin mención acerca del medio mediante el que se realizaría la representación, considera la tecnología disponible en el momento de la representación de una marca como viable si permite obtener una representación que sea clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Adicionalmente, en relación con la renovación del registro de una marca, se añade una presunción legal de solicitud renovación de marca si se procede a pagar la tasa legalmente establecida a tal efecto cuyo fin sería el de disminuir la carga administrativa que puede suponer la renovación para los titulares de derechos.

Así mismo, el nuevo texto refuerza las prohibiciones absolutas de registro en relación con denominaciones de origen, términos tradicionales de vinos, especialidades tradicionales garantizadas y designaciones de origen vegetal. Por el contrario, la protección en España de marcas notorias cambiaría considerablemente respecto a la legislación anterior. En concreto, desaparece la distinción que existía entre marcas renombradas y notorias y se prevé una sola categoría: la marca renombrada en España o en la Unión Europea, dependiendo de si la misma se haya registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas o en la EUIPO.

Otra modificación que resultaría interesante es la que se refiere al procedimiento de oposición al registro de una marca. Con el fin de evitar oposiciones con el único fin de obstaculizar el uso de otra marca, se exigirá al oponente que acredite el uso de los registros anteriores que fundamenten su oposición. Además, la Ley de Transposición concede a la Oficina Española de Patentes y Marcas la competencia para pronunciarse sobre la caducidad y la nulidad de las marcas, así como a los juzgados por medio de una demanda reconvencional en el marco de un procedimiento por infracción de marca. Consiguientemente, también se regulan las condiciones para ejerce la legitimación y las directrices necesarias para el procedimiento administrativo de caducidad y nulidad, aunque se prevé su desarrollo reglamentario para que tenga una regulación más detallada.

En relación con lo comentado anteriormente, al compartir la competencia para declarar la nulidad y la caducidad de una marca la Oficina Española de Patentes y Marcas y los juzgados y tribunales, se regula específicamente los efectos de cosa juzgada y la firmeza de dichas resoluciones administrativas. Así mismo, se establece que los efectos correspondientes a la nulidad o la caducidad de la marca se retrotraerán a la fecha de presentación de su solicitud administrativa o a la reconvención en el procedimiento judicial. No obstante, debe apreciarse que a pesar de que la Ley de Transposición sea de aplicación a partir del 14 de enero de 2019, la Oficina Española de Patentes y Marcas dispondrá de un plazo de cuatro para la asunción de las mencionadas competencias.

Así mismo, deben destacarse los cambios que la Ley de Transposición plantea en cuanto al ejercicio de las acciones marcarias. Aunque también se incluyen nuevas acciones para prevenir ciertos actos preparatorios a la infracción de una marca –por ejemplo, contra el tránsito aduanero de falsificaciones–, se aprecian modificaciones en cuanto a la legitimación activa para el ejercicio de estas acciones. En este sentido, se confiere al licenciatario exclusivo de una marca para entablar acciones de violación de la marca si se cuenta con el consentimiento del titular de la marca. Sin embargo, el licenciatario exclusivo estará facultado para ejercer la acción de violación de la marca si, habiendo requerido al titular para que proceda a entablar la correspondiente acción, éste no hubiera procedido.

En definitiva, mediante la aprobación de la Ley de Transposición se consigue incorporar con éxito la ya mencionada directiva europea por la que se pretende aproximar las disposiciones desde un punto de vista material y procedimental de los Estados miembros. Tal y como se menciona anteriormente, este cuerpo normativo habrá entrado en vigor para cuando este artículo se encuentre publicado. Sin embargo, determinados preceptos del mismo surtirán efectos una vez transcurridos cuatro años. En consecuencia, tendremos que esperar para poder observar por completo las implicaciones que se deriven de estas modificaciones en relación con la protección de las marcas.